Исчерпание прав

Виды исчерпания прав

Смысл термина «исчерпание прав» коротко можно сформулировать следующим образом: правообладатель теряет исключительное право запрещать использование знака после того, как товары с нанесенным знаком были правомерно введены в гражданский оборот. В законодательстве многих стран термин «исчерпание прав» прямо не используется, поскольку является преимущественно доктринальным, а не законодательным. Доктрина исчерпания прав также известна как доктрина первой продажи, поскольку правообладатель может использовать свое исключительное право запрещать использование знака только один раз — во время первой продажи товара.

Применительно к вопросам, рассматриваемым в настоящей статье, подразумевается, что товар продан (введен в гражданский оборот) в одной стране и в результате такой продажи (или последующих продаж) импортирован в другую страну. При этом в обеих странах знаку предоставлена правовая охрана, а исключительное право на него принадлежит одному и тому же правообладателю. В таком случае исчерпание прав может иметь различные режимы в зависимости от охватываемой территории.

Исчерпание прав может быть ограничено территорией отдельной страны. В таком случае первой продажей (введением в гражданский оборот) будет считаться операция импорта товара. Следовательно, импортеру для ввоза в страну товара со знаком необходимо получить разрешение правообладателя знака, как правило, в виде лицензии (лицензионного договора). В таком случае говорят о режиме национального исчерпания прав.

Наряду с этим в законодательстве отдельных стран предусмотрено исчерпание прав на совместной территории нескольких стран. В таком случае первой продажей будет считаться продажа товара в какой-либо из таких стран. Поэтому последующие операции купли-продажи, с импортом товара в другие страны, будут считаться продажами, на которые не распространяются права собственника знака. В таком случае говорят о режиме международного исчерпания прав.

Режиму международного исчерпания прав сопутствует такое явление, как параллельный импорт. Смысл его заключается в том, что импортер имеет право ввезти в страну товар (произведенный правообладателем и введенный в оборот в стране экспорта) без разрешения правообладателя. Это происходит потому, что операция ввоза товара на территорию страны импорта считается вторичной продажей, и правообладатель знака не имеет права запрещать импорт товара.

Примером разновидности международного исчерпания прав является практика Евросоюза. Исключительное право считается исчерпанным в Евросоюзе, если товар произведен правообладателем (или с его разрешения) и впервые введен в оборот на территории одной из стран Европейского сообщества. В данном случае употребляется термин «режим регионального исчерпания прав».

В вопросе выбора режима исчерпания прав все страны — участники Всемирной торговой организации (ВТО) руководствуются положениями Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС). Статья 6 Соглашения ТРИПС не ограничивает право стран в выборе национального или международного исчерпания прав и позволяет каждой стране самостоятельно выбрать виды исчерпания прав и сформулировать их в национальном законодательстве. Такой подход еще называют механизмом гибкости ТРИПС или элементами гибкости ТРИПС. Иными словами, Соглашение ТРИПС предоставляет странам — участникам ВТО свободу выбора в принятии решения о запрете или легализации параллельного импорта, с обязательным закреплением указанных принципов в национальном законодательстве.

Поэтому в настоящее время имеется большое разнообразие национальных подходов в вопросе исчерпания прав и соответственно легализации или запрещения параллельного импорта. Страна может применять национальное исчерпание прав и тем самым запретить параллельный импорт. Если же страна применяет международное исчерпание прав, то она тем самым легализует параллельный импорт.

Национальное исчерпание прав и запрет параллельного импорта на примере России

Практическое применение режима национального исчерпания прав с запретом параллельного импорта не такой уж простой вопрос, как это может показаться на первый взгляд. Показателен в этом отношении опыт Российской Федерации (РФ).

Национальный режим исчерпания прав на товарные знаки был закреплен в российском законодательстве с января 2008 года, после вступления в силу части 4 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Из статьи 1487 ГК РФ следует, что независимо от того, сколько раз и в какой стране товар перепродавался, все равно импорт товара на территорию РФ будет считаться его первой продажей (введением в гражданский оборот). Поэтому импортировать товар (маркированный охраняемым в РФ знаком) можно только с разрешения правообладателя знака.

После вступления в силу части 4 ГК РФ по инициативе Федеральной таможенной службы России (ФТС) начались массовые конфискации оригинальных товаров, ввозимых в РФ без разрешения правообладателей знаков.

Наибольший резонанс вызвало дело с конфискацией автомобиля марки Porsche Cayenne, который в 2007 году был импортирован ООО «ГЕНЕЗИС». Российская компания ООО «Порше Руссланд», имеющая лицензию на использование знаков Porsche и Cayenne, обратилась в таможню с заявлением о нарушении прав на указанные знаки, в результате чего таможня в 2008 году передала дело в Арбитражный суд г. Москвы. Суд удовлетворил иск таможни и конфисковал автомобиль Porsche Cayenne (дело № А40-9281/08-145-128). Арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе. После этого дело было передано в кассационную инстанцию — Высший арбитражный суд (ВАС) РФ.

На момент рассмотрения дела в кассационной инстанции уже стало ясно, что буквальное применение российской таможней «режима национального исчерпания прав» грозит устоям публичного порядка. Поэтому в январе 2009 года ВАС РФ совместно с Верховным судом (ВС) РФ начали подготовку проекта постановления, разъясняющего применение части 4 ГК РФ. Пункт 63 указанного проекта содержал разъяснение о том, что ввоз оригинального товара без разрешения правообладателя знака является нарушением, даже если товар был ранее продан вне территории РФ непосредственно правообладателем, за исключением ввоза товаров для личных целей.

22 января 2009 года состоялось совместное заседание ВАС РФ и ВС РФ по обсуждению проекта постановления, на котором против запрета параллельного импорта выступили представители Федеральной антимонопольной службы и Госдумы. 3 февраля 2009 года президиум ВАС РФ рассмотрел обстоятельства конфискации автомобиля Porsche Cayenne (дело № А40-9281/08-145‑128) и отменил решение суда первой инстанции. Президиум ВАС РФ в своем постановлении по данному делу разъяснил, что меры административной ответственности (штраф и конфискация) применяются только за ввоз контрафактного товара. После вынесения этого постановления любые лица (не имеющие лицензии от правообладателя знака) получили возможность свободно ввозить оригинальные товары на территорию России.

Однако после принятия указанного постановления президиума ВАС РФ судебная практика в отношении параллельного импорта не стала единообразной. Российские арбитражные суды выносят противоположные решения по делам о запрете параллельного импорта. Так, Арбитражный суд г. Москвы отклонил иск компании Kayaba Industry Co. Ltd о защите прав на товарные знаки Kayaba. В то же время Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга в конце 2009 года удовлетворил иск производителя и экспортера горнолыжных очков компании Uvex Arbeitsschutz GmBH и наложил штраф на ООО ФАП и запрет на использование знака Uvex.

Таким образом, в настоящее время в России параллельный импорт в рамках административного законодательства разрешен. Однако вопрос допустимости параллельного импорта в РФ на законодательном уровне остался неурегулированным, а российская судебная практика противоречивой.

Исчерпание прав на товарные знаки на Украине

После присоединения к ВТО Украина приняла обязательства выполнять требования Соглашения ТРИПС в отношении исчерпания прав.

Режим исчерпания прав на знаки определен в статье 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон) следующим образом: «…исключительное право владельца свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на использование знака для товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот владельцем свидетельства…».

Из приведенной нормы Закона можно сделать вывод, что украинское законодательство не содержит дефиниции режима исчерпания прав на товарные знаки, поскольку формулировка «использование знака для товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот» не дает удовлетворительного ответа на вопрос, является ли ввоз/импорт товара на территорию Украины введением в гражданский оборот.

Международные эксперты также отмечают, что в украинском Законе о знаках, отсутствует указание о виде рынка, на котором происходит введение маркированного знаком товара в гражданский оборот, — национальный, региональный, международный. Кроме того, поскольку украинское законодательство не содержит определения термина «гражданский оборот» и перечня действий, которые должны считаться «введением в гражданский оборот», определить, какой режим исчерпания прав применяется на Украине к товарным знакам, вообще не представляется возможным.

С учетом изложенного выше опыта РФ в имплементации национального режима исчерпания прав представляется, что дальнейшее развитие украинского законодательства в вопросе исчерпания прав требует взвешенного подхода, с поиском компромисса между интересами общества и правообладателей.

Важным фактором, который определит, сможет ли Украина ответить на вызов времени и обеспечить доступ большинства населения к товарам первой необходимости и лекарственным средствам, будет режим исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности.

Международная практика, с учетом статей 7 и 8 Соглашения ТРИПС, определяет следующие основания для применения международного исчерпания прав и узаконивания параллельного импорта:

— обеспечение национальных интересов, национальной безопасности, обес­печение продуктами питания, поддержка здравоохранения, развития определенных основных секторов экономики;

— обеспечение охраны общественного здоровья населения, обеспечение продуктами питания, защита интересов общества в жизненно важных секторах для социально-экономического и технологического развития страны;

— предотвращение злоупотребления со стороны правообладателей (лицензиатов) исключительными правами, в частности, когда эти злоупотребления противоречат принятым нормам или ограничивают конкуренцию, или применения ими практик, необоснованно ограничивающих торговлю или негативно влияющих на международную передачу технологий;

— поощрение развития технических инноваций и облегчения передачи и распространения новых технологий; в том числе такие схемы, как разрешение использовать изобретение в общественно-полезных и некоммерческих целях.

Таким образом, представляется, что для уточнения норм украинского законодательства об исчерпании прав на товарные знаки необходимо рассмотреть следующие вопросы: а) последствия применения различных режимов исчерпания прав для знаков, зарегистрированных по международной и национальной процедуре; б) формат применения международного исчерпания прав на знаки в виде многосторонних международных соглашений или двусторонних соглашений между отдельными странами, с учетом того, что режим национального исчерпания прав является своего рода «нетарифным (техническим) барьером» в международной торговле; в) возможность дифференциации исчерпания прав (национального и международного) для отдельных секторов рынка, таких как лекарственные средства и медицинское оборудование, продукты питания, оборудование для обеспечения экологической безопасности.

СНИЖКО Борис — юрист ООО «Юри­дическая фирма «Астерс», г. Киев

Если оригинал или экземпляры произведения правомерно введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1293 настоящего Кодекса.

Комментарий к Ст. 1272 ГК РФ

1. В комментируемой статье закреплен ставший уже традиционным для авторского права России принцип исчерпания прав, который характерен и для других результатов интеллектуальной деятельности, а также приравненных к ним средств индивидуализации. Такой способ использования открывает перечень случаев свободного использования произведений, которое осуществляется без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты ему вознаграждения. Обязательным условием является соблюдение личных неимущественных прав.

Принцип исчерпания прав предусмотрен и в международных договорах. Так, например, в 2001 г. была принята Директива ЕС N 2001/29/EC «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе», в которой говорится о том, что правила об «исчерпании прав» применяются только в отношении тех экземпляров, первая продажа или иная передача права собственности на которые с согласия правообладателя имела место в пределах Европейского союза. Кроме того, «исчерпание прав» не наступает и в случае предоставления услуг в режиме «онлайн», в том числе если в результате такой услуги была создана с согласия правообладателя копия произведения на материальном носителе, так как в процессе предоставления услуги в режиме «онлайн» не происходит передача права собственности на оригинал или экземпляр произведения. Следовательно, для осуществления таких услуг необходимо разрешение правообладателя.

Принцип исчерпания прав применяется и в отношении произведений, обнародованных после перехода их в общественное достояние, на которые распространяются права публикатора. Условиями применения данного принципа являются следующие:

1) произведение должно быть правомерно опубликовано;

2) оригинал или экземпляры произведения введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Как отмечается в п. 33 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., исходя из ст. 1272, а также из подп. 4 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, самостоятельным способом использования произведения, составляющим самостоятельное правомочие правообладателя, является импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения. Принцип исчерпания прав не распространяется на случаи распространения в Российской Федерации оригиналов или экземпляров произведений, введенных в гражданский оборот на территории иностранного государства, но не вводившихся в гражданский оборот на территории РФ. При этом судам надлежит иметь в виду, что ни подп. 4 п. 2 ст. 1270, ни ст. 1272 ГК РФ не препятствуют импорту оригинала или экземпляров произведения не для целей распространения;

3) оригинал или экземпляры произведения введены в гражданский оборот посредством продажи или иного отчуждения (договора мены, дарения и др.).

В том случае если произведение не было правомерно опубликовано (с нарушением личных неимущественных, исключительных прав автора или иного правообладателя, иных интеллектуальных прав, а также его запрета на обнародование), то на него не распространяется данный принцип. Распространение контрафактных экземпляров произведений настоящей статьей не охватывается и в любом случае образует нарушение исключительного права на произведение независимо от того, создан этот контрафактный экземпляр самим нарушителем или приобретен у третьих лиц. При этом судам надлежит иметь в виду, что ни подп. 4 п. 2 ст. 1270, ни ст. 1272 ГК РФ не препятствуют импорту оригинала или экземпляров произведения не для целей распространения.

2. Результатом действия принципа исчерпания прав является возможность дальнейшего распространения как оригинала, так и экземпляров произведения:

— без согласия автора;

— без выплаты вознаграждения, но с соблюдением личных неимущественных прав. В том случае, если экземпляры произведений опубликованы с нарушением личных неимущественных прав, их дальнейшее распространение также является нарушением прав автора.

3. Действовавшим до вступления в силу части четвертой ГК РФ законодательством было прямо установлено исключение из общего правила в отношении распространения произведения путем сдачи в прокат. Из анализа ст. 1270 ГК РФ следует, что принцип исчерпания прав не распространяется на право сдачи в прокат, прокат определен в качестве самостоятельного способа использования произведения, отличного от права на распространение. Кроме того, исключением является право следования, т.е. право автора при каждой публичной перепродаже оригинала произведения изобразительного искусства или авторских рукописей литературных или музыкальных произведений получать процент от цены перепродажи (см. комментарий к ст. 1293 ГК).

Записи созданы 8132

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх