Передача прав по лицензионному договору

11 января 2018

Многие граждане могли сталкиваться заключением лицензионных договоров, по условиям которых исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, например на авторские произведения, передаются на условиях неисключительного права.

В свою очередь, право пользования и распоряжения произведениями в таком договоре может именоваться именно исключительным правом, которым должен обладать пользователь произведения, чтобы он считался правообладателем объекта авторского права.

В этом и заключается парадокс: как именно может передаваться исключительное право на произведение на условиях неисключительного права.

Данное противотечение возникает в связи с тем, что в лицензионных договорах часто используются понятия, которые на данный момент не действуют и которые утратили силу еще 1 января 2008 года, то есть с момента вступления в силу четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающего права на все объекты интеллектуальной собственности, охраняемые российским законом.

Дело в том, что до вышеуказанной даты действовал закон об авторских и смежных правах. Так вот, данный закон устанавливал, что автору принадлежат имущественные права в отношении его произведения на использование произведения в любой форме и любым способом. При этом между строк такие права являлись «исключительными». Но, несмотря на это, в данном законе они все-таки именовались как «имущественные права», а не как «исключительные права».

По условиям закона об авторских и смежных правах вышеуказанные имущественные права на объекты авторского права можно было передавать на основании договора, но, в отличие от действующего законодательства, такой договор именовался не «лицензионным», а «авторским».

При этом в ранее действующем вышеназванном законе было установлено, что передача имущественных прав может осуществляться на основе авторского договора о передаче исключительных прав или на основе авторского договора о передаче неисключительных прав.

Авторский договор о передаче исключительных прав разрешал использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и давал такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам.

Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешал использование произведения наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, пользователю и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом.

Таким образом и получалось, что по условиям авторского договора могли передаваться имущественные права на авторское произведение на условиях неисключительных прав.

В действующем же законодательстве право использовать объекты интеллектуальной собственности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также распоряжаться ими прямо именуется как «исключительное право» и не содержит такого понятия, как «имущественное право». Таким образом, в настоящий момент по условиям лицензионного договора передается исключительное право на авторское произведение или иные объекты интеллектуальной собственности.

Соответственно, когда по условиям договора исключительные права передаются на условиях использования произведения наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, пользователю и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом, и возникают такие формулировки, как «передача исключительных прав на произведения на условиях неисключительного права».

Однако вышеназванная формулировка о передаче прав является неверной, потому что в данный момент понятия авторского договора не существует ввиду того, что фактически он был заменен другой сделкой, а именно лицензионным договором.

В свою очередь, лицензионные договоры бывают двух видов, и отличие между ними заключается в правах на передаваемую ими лицензию, а именно:

1) простая (неисключительная) лицензия — это предоставление лицензиату права использования объектов интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

2) исключительная лицензия — это предоставление лицензиату права использования объектов интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Соответственно, из вышеописанного можно понять, что по сути законодатель изменил понятие «неисключительное право» на понятие «неисключительная лицензия».

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством правильно указывать в договоре не «передачу исключительных прав на условиях неисключительных прав», а «передачу исключительных прав на условиях неисключительной лицензии».

Дело в том, что неправильное использование вышеуказанных формулировок может привести к неправильному понимаю сущности сделки. Так, правообладатель может иметь в виду под «неисключительными правами, предоставленными на определенный срок», совсем иное, чем пользователь. Вследствие этого может возникнуть спор об условиях сделки, который будет разрешаться в суде, данный суд будет пытаться установить действительную общую волю сторон с учетом цели договора. Суд может прийти к выводу, что стороны при заключении лицензионного договора не согласовали существенные условия данного договора, и признать такой договор незаключенным.

Вопрос 2.Передача исключительного права по лицензионному договору

Передача исключительного права на объект интеллектуальной собст­венности — это переход права по письменному лицензионному договору от правообладателя к правопреемнику на установленных ими условиях.

В настоящее время гражданское законодательство не регламентирует содержание лицензионных договоров на передачу исключи­тельного права. Правообладатель и правопреемник свободны при заклю­чении лицензионного договора. Вместе с тем лицензионные договоры должны содержать некоторые обязательные или существенные положе­ния, которые либо прямо установлены в гражданском законодательстве, либо из него следуют.

Краткий обзор существенных условий лицензионных договоров мож­но найти во множестве публикаций, одной из которых является исследова­ние, подготовленное в ВОИС специалистами разных стран1.

Лицензионный договор о передаче исключительного права должен со­держать несколько обязательных положений, к числу которых относят прежде всего следующие.

Передаваемые права. В лицензионном договоре должны быть опреде­лены передаваемые права. Если права не указаны в договоре в качестве пе­редаваемых, они считаются непереданными.

Способ передачи прав. Исключительное право может быть передано исключительным или неисключительным способом. Возможны следую­щие три способа передачи прав:

  • • передача единственному правопреемнику исключительного права без сохранения за правообладателем переданного права (исключительная) передача единственному правопреемнику исключительного права с сохранением за правообладателем переданного права (единственная пере­дача);

  • передача любому числу правопреемников исключительного права с сохранением за правообладателем переданного права (неисключительная

передача).

При исключительной передаче В случае передачи части исключительного права первичный правообладатель сохраняет пра­во использовать объект п/С способом, право на которое не было пере дано.

Как уже отмечалось в § 1,8, исключительная передача прав противоре­чит правам человека (автора) и поэтому является нарушением прав челове­ка. Однако именно такую исключительную передачу исключительного права предпочитают правопреемники, поскольку они получают право мо­нопольного использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности. Исключительная передача используется правообладателем в основном на устаревшие товары и технологии, в которых воплощены со­ответствующие объекты.

При единственной передаче исключительное право полностью перехо­дит к правопреемнику, но первичный правообладатель не теряет соответ­ствующее исключительное право, т. е. он может продолжать использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Такая переда­ча права не нарушает прав человека и является более прогрессивной го сравнению с исключительной передачей. В некоторой степени такая пере­дача создает ограниченную конкурентную среду. Производители исполь­зуют такую форму передачи, когда возможности использования передавае­мого объекта в основном исчерпаны, но сохранение исключительного права позволяет продолжать производство и модернизацию товаров, в которых воплощены те или иные объекты интеллектуальной собственно­сти. Единственная передача исключительного права редко обсуждается, ш для некоторых объектов интеллектуальной собственности (маркетинговых обозначений) она признана на международном уровне1.

При неисключительной передаче исключительное правоможет переходить к нескольким правопреемникам, причем первичный правообладатель не теряет соответствующее исключительное пра­во, т. е. может продолжать использовать соответствуюший объект интеллекту­альной собственности. Подобно единственной передаче, неисключительная передача права не нарушает прав человека и в то же время является более прогрессивной по сравнению как с единственной, так и с исключительной передачей. При наличии нескольких правопреемников неисключительная передача может создать конкурентную среду. Следует отметить, что обыч­но таким способом передаются устаревшие решения.

В законодательстве часто устанавливается, что если в договоре не ука­зан способ передачи прав, то передача прав считается неисключительной.

По лицензионному договору одна сторона патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования объекта промышленной собственности в установленных договором способом. (ст.1367ГК РФ)

Лицензионный договор иногда называют лицензионным соглашением или лицензией. Стороны лицензионного договора имеют особые наимено­вания.

Лицензиар — это правообладатель, передавший исключительное право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на основе ли­цензионного договора.

Лицензиат — это лицо, приобретшее у правообладателя исключитель­ное право на объект интеллектуальной собственности на основе лицен­зионного договора.

Форма договора: письменная форма и государственная регистрация в патентном органе.

Существенные условия:

1.Предмет : вид и объём передавемых прав по договору

2. Пределы осуществления прав

3.Способы использования исключительных прав

4.Срок передачи прав. Естественно, срок передачи прав не может превы­шать срока действия передаваемого исключительного права. Иногда в за­конодательстве устанавливается, что при отсутствии условия о сроке пере­дачи прав договор может быть расторгнут правообладателем по истечении пяти лет с даты заключения договора. Такое положение установлено в ст. 1235(4) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Территория действия договора. Это положение особенно важно для договоров о передаче исключительного авторского права, которое имеет экстерриториальное действие для всех членов Бернской конвенции. На­пример, российский автор может заключить договор о передаче авторско­го права любому лицу за рубежом.

Заключение договоров на передачу исключительного права на объекты промышленного права возможно только на такие объекты и только в тех странах, где получены соответствующие охранные документы либо выпол­нена международная регистрация. Если в договоре не указана территория его действия, то действие передаваемого по договору исключительного права ограничивается территорией страны, в которой проживает правооб­ладатель. Такое положение установлено в ст. 1235(3) Гражданского кодек­са Российской Федерации.

Условия выплаты вознаграждения. В договоре должны быть установле­ны материальные условия передачи исключительных прав (возмездность договора).

В договоре может быть указан размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения, а также порядок и сроки его выпла­ты. Размер вознаграждения может устанавливаться в виде:

• части дохода за соответствующий способ использования объекта ин­теллектуальной собственности (роялти)-

• твердо зафиксированной суммы (паушальная сумма);

•иным образом.

; Следует признать, что выбор сторонами приемлемого варианта воз­награждения — один из сложнейших этапов заключения любого договора. Для расчета вознаграждения используются разнообразные и, как правило, субъективные методы оценки стоимости передаваемого исключительного права.

Иные условия передачи права.

1.В договор может быть включено положение о возможности право­преемника заключать договоры с третьими лицами по передаче уже полу­ченного права. Такие субдоговоры могут быть выданы даже в случае неис­ключительной передачи, если это установлено в основном договоре.

Переданное по договору право не может быть реализовано правопреемником, если правообладатель не передал ему со­ответствующий объект интеллектуальной собственности в той или иной форме вне зависимости от вида договора.

2.Еще одним иным условием договора может быть передача правопре­емнику сведений по воплощению изобретения, полезной модели, про­мышленного образца, иных объектов в конкретный товар. Эта информа­ция может включать не только всевозможную документацию, чертежи, но и навыки и умения, которыми обладает правообладатель, в том числе и ноу-хау. Такое условие совершенно естественно в договоре, поскольку во­плотить, например, изобретение в конкретный товар только по описанию, публикуемому патентным ведомством, в большинстве случаев невозмож­но. Поэтому передача исключительного права без передачи соответствую­щих сведений по воплощению изобретения оказывается пустой, но плат­ной декларацией, на которую никогда не пойдет грамотный покупатель. Часто еще до заключения основного договора заключается предваритель­ный договор (опцион) для ознакомления потенциального правопреемника с технической и иной документацией в отношении того или иного объекта промышленной собственности, для посещения действующего производст­ва правообладателя и т. д.

3. Гарантии и ответственность сторон,

4.оказание технической по­мощи,

5.конфиденциальность передаваемых сведений, защита передавае­мого права, 6.условия расторжения договора, рекламы продукции по дого­вору,

Взаимные права и обязанности сторон определяются не только дого­вором, но и положениями гражданского права о сделках и договорах, а так­же положениями антимонопольного законодательства.

Существует много видов лицензионных договоров (лицензий). Кратко рассмотрим те из них, что используются при передаче исключительного права интеллектуальной собственности.

Исключительная лицензия — это передача исключительного права или его части по лицензионному договору только одному лицу без сохранения переданного права за первичным правообладателем.

Исключительные лицензии обычно продаются учебными, исследова­тельскими организациями, финансируемыми из бюджета, если в зако­нодательстве нет ограничений по такому использованию средств гос­бюджета. Индивидуальные разработчики имеют право на продажу исключительных лицензий, однако уровень таких разработок становится неконкурентным в высокотехнологичных областях, поскольку никакое физическое лицо не в состоянии создать значимое техническое решение без фундаментальных знаний и современной исследовательской и лабора­торной базы.

Важность исключительных лицензий не следует переоценивать, по­скольку никакой разработчик никогда не предоставит кому-либо исклю­чительную лицензию, если он намерен сам выпускать соответствующую продукцию. Новые разработки ведутся для производства новых товаров, что и позволяет производителю сохранять и расширять свое монопольное положение, а не создавать условия для усиления конкуренции покупателя исключительной лицензии. С этой точки зрения понятно, почему прода­ются исключительные лицензии на устаревшие технические решения, ко­гда основной производитель выжал почти все из соответствующего техни­ческого решения.

Для покупателя лицензия может представлять несомненный эконо­мический интерес, поскольку позволяет наладить производство относи­тельно современной продукции без огромных затрат на фундаментальные и прикладные исследования. Именно этот путь принес несомненный эко­номический успех странам Юго-Восточной Азии, особенно Японии и Южной Корее. Эти страны широко используют зарубежные лицензируе­мые технические решения для создания и совершенствования собственно­го производства высокотехнологичной или наукоемкой продукции.

Единственная лицензия — это передача исключительного права или его части только одному лицу с сохранением переданного права за первич­ным правообладателем.

Это частный случай исключительной лицензии, при котором сохраняется переданное исключительное право за первичным правообладателем Достоинством такой лицензии является создание некоторых конкурент­ных условий производства товаров основным правообладателем и лицо, которому передано право на производство аналогичных товаров. Такие лицензии редко встречаются на внутреннем рынке, но могут предостав­ляться производителям, ориентированным на иные рынки, когда конкурен­ция соответствующих товаров фактически исключена. Этот вид лицензии, так же как и исключительная лицензия, не является широко распространен­ным.

Неисключительная лицензия — это передача исключительного права или его части нескольким лицам с сохранением переданного права за первым правообладателем.

Этот вид лицензий часто встречается в производственной сфере. Ос­новной правообладатель старается предоставлять лицензии для производ­ства товаров на разных рынках, с тем чтобы не допустить конкуренции со своими товарами. Считается эффективным метод создания современных производств с минимальными затратами в сравнении с самостоятельной разработкой и производством товаров.

Существует несколько видов неисключительных лицензий, одним из которых является открытая лицензия.

Открытая лицензия — это неисключительная лицензия, предоставляе­мая патентообладателем иным лицам на условиях, предложенных патентообладателем и опубликованныхв официальном бюллетене патентного ведомства (ст.1368 ГК РФ)

Это частный случай исключительной лицензии, при котором сохраняется переданное исключительное право за первичным правообладателем Достоинством такой лицензии является создание некоторых конкурент­ных условий производства товаров основным правообладателем и лицом которому передано право на производство аналогичных товаров. Такие лицензии редко встречаются на внутреннем рынке, но могут предостав­ляться производителям, ориентированным на иные рынки, когда конкурен­ция соответствующих товаров фактически исключена. Этот вид лицензии, так же как и исключительная лицензия, не является широко распространен­ным.

Предложение об открытой лицензии, публикуемой в бюллетене па­тентного ведомства, обычно рассматривается как публичная оферта, т. е. как коммерческое предложение патентообладателя.

Публичная оферта — письменное предложение патентообладателя (оферента), адресованное неопределенному кругу лиц (акцептантам), которое достаточно определенно выражает намерение патентообла­дателя заключить договор с любым лицом, которое примет предложе­ние на изложенных условиях.

В случае принятия оферты любое лицо вправе требовать от патенто­обладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, пред­ложенных патентообладателем.

Публичные оферты выгодны патентообладателям, поскольку патент­ное ведомство снижает размер пошлин за поддержание патентов в силе на 50%, кроме того, публикация сведений об оферте является не только пред­ложением, но и рекламой технических решений патентообладателей.

Открытая лицензия может рассматриваться как средство создания конкурентной среды.

Принудительная лицензия — это лицензия, которую предоставляет патентообладатель иным лицам по решению суда при неиспользовании или недостаточном использовании своего патента.

Положения о принудительных лицензиях включены в законодательст­во многих стран. Дело в том, что после публикации сведений о выданных патентах некоторые лица хотели бы получить лицензию на право исполь­зования того или иного технического решения. Однако патентообладатель имеет право отказать в выдаче лицензии без объяснения причин отказа. Понятно, что патентообладатель может использовать патент в своем соб­ственном производстве и никто не имеет права требовать предоставления лицензий на производство аналогичных товаров. Положение законно в рамках системы интеллектуальной собственности, но во многих случаях оно противоречит антимонопольному законодательству. Для его учета в некоторых случаях на патентообладателя может быть возложена обязан­ность выдавать неисключительную лицензию любому лицу по решению суда.

В настоящее время признается только одна причина принудительного предоставления лицензии третьим лицам, если патентообладатель в тече­ние некоторого времени с даты получения патента (четыре года для изо­бретений и три года для промышленных образцов и полезных моделей в Российской Федерации) не использовал либо недостаточно использовал соответствующее решение в собственном производстве.

Несмотря на внешнюю привлекательность принудительных лицензий, Которые могли бы способствовать созданию конкурентной среды, в зако­нодательстве условие о неиспользовании или недостаточном использование

Сублицензии — лицензии, выдаваемые лицензиатом иным лицам, если это разрешено условиями лицензионного соглашения с лицензиаром.

Вид сублицензии зависит от условий основного лицензионного со­глашения. Например, если правопреемник получил исключительную ли­цензию, то он может выдать как исключительную, так и неисключитель­ную сублицензию. Обычно правопреемник предпочитает предоставлять неисключительную лицензию.

Записи созданы 2145

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх