Право использования товарного знака

Зачем нужен и что он позволяет делать

Любые юридические отношения следует оформлять исключительно письменно, во избежание каких-либо проблем в дальнейшем. То же самое касается и права использования торгового знака.

Что такое этот самый ТЗ? Это обозначение, которое может быть передано в виде картинки или короткого слова, или слогана. Использовать его может только правообладатель либо организация, которая оформила с ним лицензионный договор.

О том, что такое коммерческое обозначение, можно прочесть .

Это документ, который заключается между двумя этими сторонами с целью закрепления в письменной форме предоставления возможности использования ТЗ в своих интересах одной из них, по условиям, представленым в этом соглашении.

Лицензионный договор заключается с целью предоставления права использования ТЗ другому лицу.

Лицензия на использование товарного знака позволяет предприятию на законных основаниях продвигать на рынке свои товары и услуги с нанесением на них этого ТЗ. Без нее любые способы его эксплуатации являются незаконными, по ст. 1515 ГК РФ.

Если ИП или юр. лицо решили использовать торговую марку без соглашения с правообладателем, то они будут нести административную ответственность по ст.14.10 КоАП. Все товары, которые были выпущены с этим ТЗ или даже схожим с ним, будут подлежать уничтожению.

Такое правонарушение может быть расценено как даже уголовное преступление, по ст.180 УК РФ, в случаях рецидива такого поступка или причинения большого ущерба другой стороне.

Таким образом, можно вывести, что заключение данного документа не просто необходимо, но является обязательным условием использования чужого ТЗ.

О правовой защите общеизвестных товарных знаков можно узнать из этой статьи.

Сторонами заключения лицензионного договора являются лицензиат и лицензиар. Первый — это тот, кто приобретает право на пользование знака, а второй — законный его владелец.

Существуют разные типы лицензионных договоров.

Существует два вида такого соглашения: с исключительной и неисключительной лицензиями.

С исключительной лицензией

Такой тип позволяет лицензиату пользоваться данным ТЗ, а лицензиар при этом не может предоставлять возможность какому-либо другому ИП или юр.лицу заключения с ним подобного контракта.

С неисключительной лицензией

Этот вид соглашения предоставляет неисключительное право на товарный знак лицензиату. Что это означает на практике? Он может его использовать, но лицензиар имеет полное право на то, чтобы заключать такой же договор с другими ИП или юр.лицами.

Лицензионный договор имеет еще два вида:

  • с частичной лицензией (позволяет лицензиату использовать ТЗ только для какой-то определенной в контракте доли товаров и услуг);
  • и с полной (в этом случае ТЗ может эксплуатироваться для всего перечня товаров, который зафиксирован в соглашении).

По п.1 ст.432 ГК РФ, договор считается заключенным, если было достигнуто взаимное соглашение по основным его пунктам. Его образец вы можете скачать по ссылке ниже. Условно он состоит из 10 частей:

  • “шапка”;
  • объект договора;
  • проверка качества;
  • порядок расчетов;
  • ответственность сторон;
  • разрешение споров;
  • срок действия договора;
  • прочие условия;
  • реквизиты обеих сторон;
  • дата заключения с их подписями.

В “шапке” прописываются все сведения по сторонам, которые решили заключить подобное соглашение, а именно: юр.адрес, название, ОГРН, ФИО директора. Они должны соответствовать тем, что прописаны в документах, которые могли бы подтвердить их.

Скачать образец лицензионного договора.

В объекте соглашения указывается тот объем товаров и услуг, на который и дается право лицензиату использования ТЗ. Потребуется написать их полное название, а также прописываются юридические отношения сторон в этом плане.

Лицензионный договор состоит из нескольких разделов.

В проверке качества товаров прописывается право лицензиара проверять определенное количество раз в год уровень выпускаемых лицензиатом товаров или предоставляемых услуг.

В следующем разделе определяетcя финансовая сторона вопроса: кем, когда и каким образом будут осуществляться выплаты, включая налоги и прочие пошлины.

Следующие два раздела определяют права и обязанности как лицензиата, так и лицензиара, касательно всех вопросов использования ТЗ, а также при возникновении возможных, спорных моментов.

Срок действия данного соглашения прописывается в соответствующем разделе, а в том, что посвящен прочим условиям, уточняется, на какой конкретно территории товарный знак может быть использован.

Последние два посвящены юридическим реквизитам обеих сторон и их заверению подписями их руководителей с указанием даты заключения договора.

Что нужно для регистрации договора

Для того, чтобы договор прошел стадию апробации, организациям, решившим заключить подобное соглашение, следует обратиться в Роспатент. Им нужно соблюсти следующие условия, чтобы сам договор начал действовать:

  • товарный знак зарегистрирован;
  • по финансовой стороне вопроса у сторон должно быть достигнуто соглашение.

Всю процедуру регистрации лицензионного договора регулирует ст.1235 ГК РФ.

В Роспатент имеет право обратиться любая из организаций. Ей следует подать документы:

  • сам договор;
  • выписка из него, заверенная нотариусом;
  • уведомление о распоряжении исключительным правом (должно быть завизировано обеими сторонами).

Потребуется оплатить госпошлину в размере 13 500 руб. За каждый следующий товарный знак придется платить по 11 500 руб. Кроме этих сумм, нужно будет также внести оплату за юридические услуги по оформлению и заключению договора, что, в среднем, составляет порядка 11 000 — 15 000 руб.

Подать лицензионный договор для регистрации в Роспатент может любая из сторон.

В случае отказа в регистрации лицензионного договора, Роспатент не возвращает уже уплаченную заявителем госпошлину.

На то, чтобы пройти все формальности и регистрацию такого соглашения в Роспатенте, потребуется около 3 месяцев. В течение этого времени специалисты проверяют данные нюансы:

  • кем был подан договор на регистрацию (на это имеет право либо лицензиар, либо лицензиат);
  • все документы были оформлены в установленном законом порядке;
    если подразумевается возмездность соглашения, то в настоящем договоре должны быть прописана точная сумма вознаграждения, которая должна выплачиваться лицензиатом;
  • в его тексте нет каких-либо неточностей;
  • права, которые получает лицензиат по нему, находятся в пределах тех, что имеет лицензиар.

Роспатент может отказаться регистрировать договор в следующих случаях:

  • был предоставлен неполный пакет документов;
  • наличие ошибок при составлении самого договора;
  • неправмерное использование лицензиаром права на ТЗ (такое происходит довольно часто по простому незнанию всех нюансов интеллектуального права).

Лицензионный договор на ТЗ заключается с целью передачи права использования им от правообладателя другому лицу. Он регистрируется в Роспатенте, иначе такой документ просто не будет иметь никакой юридической силы. Сам договор состоит из нескольких разделов, в которых прописываются права и обязанности каждой из сторон.

Лицензионные договоры бывают нескольких видов: с исключительной и неисключительной лицензией, а также с полной и частичной. Разница между первыми двумя в том, будет ли иметь право лицензиар предоставлять кому-либо еще право на пользование ТЗ. Вторые два различаются по тому объему товаров и услуг, на которые разрешается нанесение ТЗ.

Символическое использование товарного знака

Cranach / Shutterstock.com

Желая зарегистрировать свой товарный знак, предприниматель может столкнуться с тем, что схожее обозначение в отношении однородных товаров уже зарегистрировано другим лицом. А это, напомним, является основанием для отказа в предоставлении товарному знаку правовой защиты (п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса). Никто не мешает предпринимателю зарегистрировать иное оригинальное обозначение, но, как правило, интерес заключается в регистрации именно этого товарного знака. Проблема может быть решена, если исключительное право конкурента на спорное обозначение будет прекращено досрочно вследствие неиспользования товарного знака (п. 1 ст. 1486 ГК РФ). Подобную возможность законодатель рассматривает как антимонопольный инструмент защиты от недобросовестной конкуренции, выраженной в приобретении и неиспользовании товарного знака (определение КС РФ от 2 октября 2003 г. № 393-О, определение КС РФ от 1 апреля 2008 г. № 450-О-О, определение КС РФ от 29 мая 2012 г. № 909-О).

Однако правовая охрана товарного знака в данном случае может быть прекращена досрочно только при одновременном наличии следующих условий:

  • заявитель заинтересован в досрочном прекращении его правовой охраны;
  • правообладатель не использовал спорное обозначение непрерывно в течение трех лет.

По общему правилу, заинтересованность должен подтвердить сам заявитель. Так, заинтересованным лицом может считаться лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак. Это, например, производители однородных товаров, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подав заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения (постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2011 г. по делу № 14503/10).

А вот доказать факт использования товарного знака обязан правообладатель (п. 3 ст. 1486 ГК РФ). Причем учитывается не любое использование товарного знака, а лишь совершение действий, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот (п. 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.; далее – Обзор). Такими действиями могут считаться размещение товарного знака на этикетках или упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках либо хранятся или перевозятся с этой целью и т. д. (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

МНЕНИЕ

Алексей Федоряка, руководитель департамента промышленной собственности патентно-адвокатского бюро «Гардиум»:

«По смыслу ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака является обязанностью правообладателя. Невыполнение данной обязанности влечет неблагоприятные последствия в виде риска прекращения прав на товарный знак по иску заинтересованного лица. С экономической точки зрения товарный знак является монополией и предоставляет его владельцу преимущества перед конкурентами, которым запрещено использовать сходное с чужим товарным знаком обозначение в отношении охраняемых товарным знаком товаров и услуг. Если правообладатель не использует свой товарный знак по назначению (не осуществляет реализацию товаров и/или оказание услуг), то на подобное обозначение вправе претендовать иное лицо, подтвердившее ведение деятельности в данной сфере.

В правоприменительной практике прослеживается тенденция к побуждению владельцев товарных знаков к использованию своих зарегистрированных обозначений (определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 июля 2015 г. по делу № 310-ЭС15-2555, определение ВС РФ от 20 января 2016 г. по делу № 310-ЭС15-12683, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 июля 2016 г. № 19АП-2510/16)».

При этом нередко на практике встречаются случаи так называемого символического использования товарного знака с одной лишь целью сохранить право предпринимателя на обозначение. В минувшем году СИП рассмотрел сразу несколько споров, в которых исследовал этот вопрос. Рассмотрим их подробнее.

При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежат установлению в том числе показатели объема продукции

Общество «Г», производящее профессиональную автохимию, обратилось в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего компании «Н» товарного знака «L» в отношении товаров 3 класса МКТУ, сославшись на то, что оспариваемое обозначение не использовалось в течение трех лет.

Факт использования товарного знака компания подтвердила, представив в том числе товарные накладные о поставке трем физическим лицам шести образцов средства для мытья деревянных поверхностей «L».

Для составления искового заявления о защите прав на использование товарного знака и взыскании компенсации воспользуйтесь «Конструктором правовых документов» в интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!

Тем не менее, суд счел, что это не может являться основанием для подтверждения факта использования товарного знака. СИП пояснил, что при оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, в том числе показатели объема такой продукции. Например, если речь идет о дорогостоящей (эксклюзивной) продукции, низкий уровень товарооборота в совокупности с иными доказательствами может быть признан достаточным подтверждением использования спорного обозначения. Тогда как такой же объем товарооборота менее дорогостоящей продукции в силу своих качеств (стоимость, распространенность, принадлежность к предметам каждодневного использования и др.) не может свидетельствовать о том, что указанная продукция подтверждает добросовестное использование правообладателем своего товарного знака.

Произведенный объем продукции бытового назначения в количестве шести экземпляров за восьмилетний период действия товарного знака и его введение в оборот путем передачи таких образцов товара трем физическим лицам не позволяет сделать вывод о достаточности доказательств использования ответчиком спорного обозначения, заключил суд (постановление президиума СИП от 16 января 2017 г. № С01-902/2016).

МНЕНИЕ

Игорь Моцный, патентный поверенный, арбитр Центра по рассмотрению доменных споров при Чешском Арбитражном Суде:

«Товарные знаки, которые не используются правообладателями, не выполняют своей основной экономической функции (индивидуализация товаров, работ, услуг), создают препятствия для осуществления законной предпринимательской деятельности третьими лицами. Более того, их дальнейшее действие противоречит общественным и государственным интересам, так как под этим знаками не производится и (или) не реализуется продукция, а значит в бюджет не поступают обязательные платежи».

Небольшой объем вводимых в гражданский оборот товаров не может безусловно свидетельствовать о символическом использовании товарного знака

Компания «П» обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего обществу «С» товарного знака в отношении товаров 8 класса МКТУ «пистолеты распылители; пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов; устройства для уничтожения вредителей растений», поскольку он, по мнению заявителя, не использовался правообладателем более трех лет.

Общество настаивало на том, что использовало спорное обозначение и представило в подтверждение этого факта договоры поставки товара, товарные накладные, акты, рекламные материалы на продукцию, фотографии торгового зала магазина и др. Однако компания назвала использование ответчиком товарного знака символическим ввиду незначительного количества товаров, указанных в товарных накладных.

СИП, однако, с мнением истца не согласился, подчеркнув, что сам по себе небольшой объем вводимых в гражданский оборот товаров не может безусловно свидетельствовать о том, что единственной целью правообладателя являлось сохранение права на товарный знак. Такой вывод может быть сделан только при наличии совокупности доказательств, свидетельствующих о создании правообладателем видимости введения товаров в гражданский оборот. Примененные обществом способы введения товаров в гражданский оборот являются стандартными и не выходят за рамки обычного делового оборота, указал суд.

Из совокупности представленных ответчиком доказательств СИП усмотрел, что поставка товаров по товарным накладным являлась лишь частью предпринимательской деятельности общества по поставке товаров, осуществляемой на систематической основе, и счел факт использования товарного знака доказанным (решение СИП от 22 сентября 2017 г. по делу № СИП-271/2017).

Поставка продукции между аффилированными лицами в небольших объемах может рассматриваться как введение товара в гражданский оборот

Общество «Т», имея намерение использовать обозначение «К» для маркировки плодовых вин и считая, что компания «А» не использует свой товарный знак в течение трех лет, обратилось в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В подтверждение факта использования спорного товарного знака компания представила договор поставки между обществами «Р» и «В», лицензию на производство, хранение и поставку вина, справку о произведенной обществом «Р» продукции под спорным товарным знаком, фотографии бутылки сливового вина «К», товарные накладные и т. д.

При этом согласно представленным в материалы дела выпискам из ЕГРЮЛ участником общества «В» с долей участия 99% является общество «Э», генеральным директором которого и участником с долей участия 99% выступает А., генеральный директор и единственный участник общества «А». Следовательно, поставка продукции осуществлялась между аффилированными юридическими лицами. А это с учетом небольшого объема поставленной продукции не может рассматриваться как введение товара в гражданский оборот, счел истец.

Суд, в свою очередь, занял иную позицию, указав что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений позволяет предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. Более того, при наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц, оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом. Тем самым тот факт, что спорный товарный знак использовался по согласию и под контролем ответчика аффилированным с ним лицом является надлежащим использованием товарного знака.

Что касается незначительного количества реализованной продукции, суд отметил, что переданные по товарной накладной товары являются лишь частью большой партии товаров, переданной на реализацию. Примененные ответчиком способы введения товаров в гражданский оборот не выходят за рамки обычного делового оборота. Таким образом, судьи не усмотрели оснований для вывода о том, что использование спорного товарного знака носило символический характер (постановление президиума СИП от 20 апреля 2017 г. № С01-193/2017).

Приобретение правообладателем продукции у третьих лиц само по себе не является использованием товарного знака

Иностранная компания «V» обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего обществу «Р» товарного знака «R» в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху» вследствие его неиспользования.

В качестве доказательств использования спорного обозначения общество представило в том числе договор купли-продажи самолета «R» и договор с обществом «П» на изготовление маркированных прицепов для легковых автомобилей.

Суд пояснил, что договор купли-продажи самолета подтверждает факт использования ответчиком товарного знака, но акт приема-передачи товара был оформлен 4 октября 2016 года, то есть уже за пределами срока доказывания факта использования спорного обозначения (с 12 февраля 2013 года по 11 февраля 2016 года).

Кроме того, СИП отметил, что согласно договору ответчика с обществом «П», последнее обязалось изготовить и передать в его собственность автомобильные прицепы, в обязательном порядке маркированные спорным товарным знаком. А приобретение правообладателем продукции у третьих лиц само по себе не является использованием товарного знака – для этого необходимо последующее введение этой продукции в гражданский оборот. А этого, подчеркнул суд, ответчик не доказал.

Таким образом, СИП пришел к выводу о символическом использовании ответчиком спорного товарного знака, что и стало основанием для досрочного прекращения правовой охраны спорного обозначения (постановление президиума СИП от 16 октября 2017 г. № С01-201/2017).

Экспертное мнение

Формирующуюся СИПом практику эксперты сочли важной, вместе с тем отдельно отметив вопросы, требующие особого внимания и последующей корректировки.

МНЕНИЕ

Анастасия Расторгуева, партнер Коллегии адвокатов города Москвы «Барщевский и Партнеры»:

«В анализируемых актах суд приходит к ряду интересных и важных выводов, напрямую не вытекающих из правовых норм, что говорит о выполнении судом своей важной роли – толковании норм права. Вывод об установлении совокупности обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции выглядит очень разумным, а вот приведенный пример с объемом продукции кажется спорным и дающим слишком широкий коридор для судебного усмотрения».

Игорь Моцный убежден, что реально используемые товарные знаки должны продолжать действовать и сохранять свою силу независимо от интенсивности их использования и объемов продаж товаров или оказанных услуг: «Не все предприниматели одинаково успешны в своей деятельности и далеко не каждая предпринимательская деятельность приносит быструю и большую прибыль. Суды могут и должны сформировать критерии, которые позволят максимально четко провести границу между настоящим использованием и использованием символическим».

МНЕНИЕ

Анатолий Семёнов, представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности:

«Безусловно, важно сформировать стандарт доказывания подлинного использования товарного знака для целей устранения ошибок правоприменения. Пока, к сожалению, следует признать, что судебная практика СИП крайне непоследовательна в отношении критерия количественной достаточности и полностью отрицает очевидную для практики Европейского союза неприемлемость описательного использования для целей подтверждения подлинного использования, почему-то относя доводы об описательности к административной процедуре в Роспатенте и отказываясь рассматривать их в судебном порядке.

Тем не менее, ничто не стоит на месте и вполне вероятно, что после ожидаемой правовой позиции КС РФ по жалобе общества «П» в отношении существа права на товарный знак и неизбежного обновления кадрового состава СИП после грядущего переназначения судей в связи с истечением полномочий в конце 2018 – начале 2019 годов ситуация с восприятием общепризнанных принципов международного права заметно улучшится».

Специалисты также рассказали читателям портала ГАРАНТ.РУ, каким образом правообладатель может минимизировать риски утраты прав на свой товарный знак.

МНЕНИЕ

Виталий Тукманов, руководитель проектов патентно-адвокатского бюро «Гардиум»:

«Правообладателю необходимо представлять как можно больше доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком. Желательно представлять документы о реализации большого объема товаров в адрес разных покупателей. В ситуациях, когда товарный знак активно не используется, правообладатель в целях сохранения правовой охраны обозначения должен обеспечить доведение до конечного потребителя своей продукции, маркированной товарным знаком. Объем реализации может быть небольшим, но, по крайней мере, иметь сколь-либо систематический характер».

Игорь Моцный советует правообладателям обращать внимание на следующие обстоятельства:

  • имеет ли использование товарного знака определенную экономическую логику и выгоду, кроме защиты от досрочного прекращения его правовой охраны;
  • используется ли товарный знак для своей основной цели – индивидуализации товаров, работ, услуг;
  • каковы объем и способы использования товарного знака. «Возможно, имело место небольшое по объему производство товара, но при этом товарный знак также использовался в рекламе, предложениях к продаже, на документации, в Интернете и т. п. Все способы использования должны учитываться в совокупности с иными обстоятельствами конкретного дела», – указал эксперт;
  • имело ли место использование товарного знака в гражданском обороте (т. е. реализация товара или предложение услуг для неограниченного круга лиц);
  • каковы временной период, частота и регулярность использования обозначения. Например, использование товарного знака, пусть и небольшое по объему, но в течение устойчивого и довольно длительного периода времени, может, по мнению Моцного, считаться реальным использованием товарного знака;
  • в отношении каких конкретных товаров и услуг охраняется товарный знак. «В современных условиях все большее значение имеет деятельность, осуществляемая через Интернет, когда доказательств наличия физического товара все меньше и меньше. В частности, МКТУ признает такой товар как «загружаемое программное обеспечение», при этом речь идет о программном обеспечении, которое не реализуется в привычном виде на носителях, а загружается пользователем непосредственно на свое устройство (компьютер, мобильное устройство и т. п). В таком случае сложно представить традиционные доказательства производства товара, так как сам товар нематериален, но это не означает, что применительно к нему товарный знак не используется», – пояснил он.

Как считает Анастасия Расторгуева, с учетом формирующейся позиции СИП количество удовлетворяемых заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возрастет. «Очевидно, что позиции, закрепленные в рассмотренных постановлениях, в скором времени будут восприняты нижестоящей инстанцией, чему должно способствовать и то обстоятельство, что дела, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в первой инстанции также рассматривает СИП», – поддержал Виталий Тукманов. А вот Игорь Моцный, с одной стороны, считает, что подход СИПа не должен существенно повлиять на существующую практику, поскольку суд лишь трактовал символическое использование товарных знаков с учетом ранее выраженной позиции ВС РФ (п. 38 Обзора). Но с другой стороны, эксперт все же полагает, что в новых судебных актах будет продолжено дальнейшее толкование понятия символического использования товарного знака.

Вопрос-ответ

Сублицензионный договор на использование товарного знака, фактически действующий несколько лет, не зарегистрирован в Роспатенте. В сублицензионном договоре есть условие о распространении действия договора на отношения сторон, возникшие до его государственной регистрации.

Является ли в этом случае сублицензионный договор на использование товарного знака действующим, а также каковы возможные гражданско-правовые последствия работы по незарегистрированному сублицензионному договору?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

В отсутствие государственной регистрации сублицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака является недействительным, а использование товарного знака по такому договору — незаконным.

Правообладатель вправе предъявить лицу, незаконно использующему товарный знак, требования, предусмотренные ст. 1515 ГК РФ. Уплаченные по такому договору деньги могут быть истребованы у лицензиата.

За незаконное использование товарного знака предусмотрена административная ответственность.

Обоснование вывода:

Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Кроме того, согласно п. 1 ст. 165 ГК РФ в установленных законом случаях несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования этого средства индивидуализации по лицензионному договору (п. 1 ст. 1233, ст. 1235 ГК РФ).

При письменном согласии правообладателя лицо, использующее средство индивидуализации на основании лицензионного договора, может предоставить такое право использования другому лицу по сублицензионному договору (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). Согласно п. 5 ст. 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

В случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на средство индивидуализации (а к таким средствам, как следует из п. 1 ст. 1477 ГК РФ, относится и товарный знак) признается и охраняется при условии государственной регистрации такого средства (п. 1 ст. 1232 ГК РФ). В случаях, когда средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, предоставление права использования такого средства по договору также подлежит государственной регистрации. Несоблюдение требования о государственной регистрации договора о предоставлении другому лицу права использования средства индивидуализации влечет недействительность соответствующего договора (пункты 2 и 6 той же статьи).

Согласно п. 1. ст. 1490 ГК РФ любые договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак (то есть и сублицензионные договоры), должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Из сказанного следует, что в отсутствие государственной регистрации сублицензионного договора, по которому предоставляется право использования товарного знака, такой договор является недействительным. В силу п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Исходя из положений п. 3 ст. 433 и п. 2 ст. 425 ГК РФ в случае, если фактическое использование товарного знака сублицензиат начал до государственной регистрации сублицензионного договора (то есть до момента заключения договора), стороны вправе распространить действие договора на отношения, возникшие до его заключения. При этом нужно учитывать, что права и обязанности по такому договору в любом случае возникнут у его сторон только с момента государственной регистрации договора. До этого момента использование товарного знака сублицензиатом не основано на договоре и легализуется только заключением (государственной регистрацией) договора, в который включено положение о том, что его условия применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ). Если же по каким-либо причинам сублицензионный договор так и не будет зарегистрирован, фактическое использование товарного знака может рассматриваться как незаконное. Это дает правообладателю формальное основание для предъявления сублицензиату требований, предусмотренных ст. 1515 ГК РФ (о возмещении убытков либо о выплате компенсации). Уплаченные лицензиату деньги могут быть истребованы сублицензиатом в порядке применения последствий недействительности ничтожной сделки (п. 2 ст. 167, п. 1 ст. 1103 ГК РФ). Кроме того, не исключено, что в этом случае сублицензиат может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Чашина Татьяна, Александров Алексей.

Записи созданы 2145

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх