Вознаграждение по лицензионному договору

Лицензионное вознаграждение

Лицензионное вознаграждение – передача денежных средств (активов) от покупателя (лицензиата) продавцу (лицензиару) за использование лицензии, как объекта лицензионного соглашения.

Размер лицензионного соглашения может устанавливаться с учетом экономического эффекта от пользования лицензией или же исходя из потенциального дохода лицензиата. Первый случай — получение процентных выплат от полученной в процессе изготовления или реализации лицензионной покупки прибыли (роялти). Второй случай — осуществление фиксированных платежей (паушальное вознаграждение), встречный обмен технической документацией, предоставление части ценных бумаг и так далее.

Лицензионное вознаграждение – денежное возмещение за использование «ноу-хау», лицензий и прочих предметов, являющихся частью лицензионного соглашения.

Сущность лицензионного вознаграждения

В лицензионном соглашении принимает участие две стороны – лицензиат (получает право пользования лицензией) и лицензиар (продает это право). В период заключения сделки оговариваются основные моменты, касающиеся предмета соглашения, права собственности и лицензионного вознаграждения.

В качестве предмета сделки может выступать технологический процесс, изобретение, опыт, уникальные знания, ноу-хау, товарные знаки и так далее.

Все виды лицензионных соглашений можно условно поделить на несколько видов:

1. Простая лицензия. Здесь лицензиат получает право пользования предметом соглашения. При этом лицензиар, как и прежде, может пользоваться продуктом своего интеллектуального (физического) труда. Что касается продажи сублицензии, то она возможна лишь при наличии разрешения лицензиара.

2. Исключительная лицензия имеет наибольшее распространение. Ее суть: одна лицензия – одна территория. При этом лицензиар передает второму лицу сделки полное право на изобретение в рамках условий договора и оговоренной территории. Покупатель продукта может перепродавать лицензию третьим лицам без согласования с лицензиаром. Последний, в свою очередь, не имеет права пользоваться своим изобретением и продавать его третьим лицам на оговоренной территории. При этом на другой территории он сохраняет за собой все права.

3. Полная лицензия подразумевает передачу всех прав на применение изобретения без ограничений и в течение всего периода действия договора. При этом продавец товара теряет право перепродавать лицензию третьим лицам и лично использовать изобретение.

Во всех описанных выше случаях предусмотрено вознаграждение, которое может зависеть от ряда факторов:

— возможного дохода, который может получить лицензиат при использовании полученной технологии;
— затрат на создание нового устройства, освоения производства, расходов на НИОКР и так далее;
— расходов при передаче технологии. Сюда относятся затраты на обучение по использованию техники, командировки специалистов, проведение пусковых и наладочных работ;
— затраты на получение такой же технологии от другого поставщика;
— потенциальных расходов от самостоятельного освоения технологии лицензиатом;
— затрат, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности и патентных прав.

Кроме этого, размер платежей напрямую зависит:

— от умения вести переговорный процесс;
— законодательных аспектов и наличия конкуренции;
— ценности лицензии для лицензиара;
— условий соглашения, особенностей применения лицензии.

Виды лицензионного вознаграждения и их особенности

В практике продажи лицензий выделяется такие виды лицензионных вознаграждений:

1. Роялти – это выплаты, которые представляют собой периодические процентные отчисления или фиксированные платежи со стороны покупателя лицензии (лицензиата) в пользу продавца (лицензиара). При оформлении лицензионного соглашения учитывается база расчета роялти, оговаривается размер данного вознаграждения и периодичность выплаты. На практике лицензионное вознаграждение вычисляется с учетом среднего уровня стандартных выплат для конкретных отраслей. Кроме этого, расчет выплат роялти может приозводиться с учетом суммы продаж, общих объемов дохода, величины отпускной цены и так далее. Средний размер – 3-5%.

На величину роялти может влиять и отрасль изобретения. К примеру, чем более наукоемким является направление, тем больший размер будет иметь лицензионное вознаграждение:

— в фармацевтическом направлении роялти может составлять от 2 до 15%. Основная причина – высокий уровень затрат на производство лекарств, необходимость их патентования, сложность получения разрешительных документов (для продажи) и так далее;

— в электронной промышленности, вооружении, авиационной технике – от 4 до 10%;

— в станкостроении и приборостроении – от 4 до 7%;

— в изготовлении потребительских товаров длительного применения – до 5%;

— в изготовлении потребительских товаров краткосрочного применения – до 0,2-1,5%.

При расчете важно учитывать и нюансы налогообложения при получении роялти:

2. Паушальный платеж – это фиксированная сумма, которая прописывается в лицензионном соглашении. Такое вознаграждение выплачивается один раз при совершении сделки. В ряде случаев допускается совершение выплат по частям. Особенность паушального платежа в том, что он не зависит от фактического применения лицензии, а вычисляется посредством экспертной оценки.

Паушальное вознаграждение подразумевает передачу лицензиару такой суммы, которую бы он мог положить на банковский счет, а доход был бы соизмерим с платежами в виде роялти. Преимущество паушального платежа – в страховании лицензиара от различных рисков (в том числе и коммерческих). Такая сделка, как правило, рекомендуется при продаже лицензии неизвестным организациям или поставке оборудования, когда продавец лицензии не планирует контролировать дальнейшее использование технологии.


Недостаток паушального платежа в том, что при увеличении прибыли от производства и продажи лицензионного товара, лицензиар не сможет рассчитывать на дополнительные выплаты. Его вознаграждение уже выплачено, поэтому остается неизменным.

3. Участие в прибыли. Эта форма лицензионного вознаграждения подразумевает осуществление периодических выплат лицензиату в виде определенной части дохода от использования лицензии. Доля лицензиара может быть различной (все зависит от договоренности сторон сделки). Как правило, лицензиат обязуется выплачивать от 10 до 30% полученного дохода. В случае неисключительной лицензии доля лицензиара будет ниже, а при исключительной, соответственно, выше.

4. Участие в собственности – еще одна форма лицензионного вознаграждения. Здесь речь идет о передаче лицензиару акций, облигаций и прочих ценных бумаг компании-покупателя. Такие платежи могут осуществляться в чистом виде или же комбинироваться с другими видами вознаграждений. В процессе сделки лицензиар может рассчитывать на 5-20% акций компании-лицензиата. В случае особой важности продукта сделки процент передаваемых ценных бумаг может доходить до 40%.

5. Передача технической документации (в обмен на получение лицензии) – весьма распространенная практика в Японии, где новые технологии появляются чуть ли не каждый день. При совершении такой операции две компании могут произвести одновременный обмен секретами. На практике такие сделки являются смешанными и подразумевают предоставление одному (или обоим) участникам сделки дополнительного вознаграждения (к примеру, участие в собственности или прибыли).

6. Операционные платежи. Такой вид лицензионного вознаграждения актуален в случае, когда лицензиар планирует получить лицензию, но при этом желает оценить свои коммерческие выгоды. Часто на такую сделку идут люди, которые не хотят себя связывать обязательствами без получения дополнительной информации. В этом случае лицензиар берет определенное вознаграждение в качестве обмена на прошение лицензиата отложить продажу. При этом совершенные по опциону платежи, как правило, вычитаются из общих выплат за технологию.

При согласовании условий любого из упомянутых выше платежей оговариваются следующие моменты:

— валюта платежа;
— форма расчета;
— сроки перевода средств;
— основа для расчета стоимости продукции;
— порядок расчета и так далее.

Невозможность использования программы или как есть

Перейдем к делу. Собственно сама фабула.

Истец и ответчик заключили лицензионный договор, по которому были предоставлены неисключительные права (цитируем судебный акт) на использование программного обеспечения (сетевой версии). Права на использования были переданы, что подтверждается соответствующим актом.В последующем, истец как лицо, приобретшее права на использования, обнаружил невозможность использования программного обеспечения в формате сетевой версии. Сетевая версия, по его мнению, означает возможность одновременного использования несколькими сотрудниками в рамках одного проекта программы. Поэтому в рамках исполнения договора должником не передано ни программное обеспечение, ни соответствующие права на него.

Суд отказал в удовлетворении иска.

Основания.

1) Суд посчитал доказанным, что лицензиар (как лицо, приобретшее права на использование ПО) знал функциональные особенности программы. В качестве доказательств выступили: а) деловая переписка; б) информация с сайта лицензиата; в) презентация лицензиатом в офисе лицензиара программы.

2) Суд обратил внимание, что условия договора предусматривают предоставление программы в соответствии с принципом «как есть». Это означает, что лицензиат ответственности за проблемы лицензиара при установке, использовании программы не несет. Впрочем, не видим особой необходимости в данном пункте, тем не менее, на толкование условий договора в части влияет.

3) Невозможность использования программы Истцом выразилось в невозможности одновременной работы разными группами проектировщиков в рамках одного (единого) проекта. Однако желаемый вариант работы программы не является возможным, исходя из той версии программного обеспечения, права на использования которой были приобретены Истцом. Договор не содержит обязанности лицензиата изменять функционал предоставляемой программы.

Наши размышления.

1) Жаль, что истец и ответчик до заключения договора не определили, что хотели приобрести и для чего оно будет использоваться. Не исключаем вариант, когда истец банально и небанальным способом хотел сэкономить, т.к. предположим, что цена версий все же разница.

2) Несмотря на то, что не сторонник включать в договор ненужные условия, согласен, что в данном случае наличие условия о применении принципа «как есть» (скажем так) позволило упростить толкование условий, определение правовых последствий и разрешения ситуации.

3) Также хорошо, что на этапе до заключения истцу предоставляли всю информацию о продуктах. Ну и подобному есть доказательства. Не хотелось бы, эксцессов в арбитражном суде с потребительским мышлением о том, что мы не специалисты в данной сфере. Тем не менее, лучше «подстилать», чтобы не больно было падать)

Удачи!

Виталий Ветров

p.s. 10 наиболее интересных материалов за последнее время:

1. Защита деловой репутации

2. Оспаривание крупной сделки

3. Мировое соглашение как договор

4. Удержание цены договора как санкция нарушению договора

5. Смешение обозначений. Доменное имя и товарный знак

Заключение лицензионного договора

Ст. 1225 Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации ГК РФ даёт полный перечень охраняемых объектов интеллектуальной собственности, в число которых входят программы для ЭВМ (далее ПО) и базы данных. Для целей приобретения и дальнейшего использования ПО необходимо заключение нужного вида лицензионного договора на её использование. Следовательно, сегодня правом пользования ПО обладают лишь те граждане и юридические лица, которые заключили один из возможных лицензионных договоров или сублицензионных договоров, либо договор присоединения. Договор присоединения, в отличие от лицензионного договора, как правило, изложен на упаковке экземпляра ПО либо при установке запрашивается согласие пользователя; в соответствии со ст. 1286 «Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения» ГК РФ началом использования ПО считается согласие на заключение такого договора и на тех условиях, которые указаны на упаковке экземпляра.

В зависимости от способа заключения лицензионный договор может быть:

  • договором присоединения — договором, условия которого «изложены на приобретаемом экземпляре такой программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра.»;
  • заключённым в письменном форме;
  • заключённым в устной форме.

Виды лицензионных договоров

Этот раздел не завершён. Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.
  1. Лицензионный договор может предусматривать:
    1. предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
    2. предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
  2. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).
  3. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов.

Договоры на программное обеспечение

  • Лицензионные договоры на проприетарное программное обеспечение (проприетарные договоры).
  • Лицензионные договоры на открытое программное обеспечение (открытые договоры):
    • Open Software License и др.
  • Лицензионные договоры на свободное программное обеспечение (свободные договоры):
    • GNU General Public License и др.

Примечания

  1. ↑ п. 1 ст. 1233 «Распоряжение исключительным правом» ГК РФ
  2. ↑ п. 1 ст. 1235 «Лицензионный договор»
  3. ↑ ст. 1236 «Виды лицензионных договоров» п. 1.
  4. ↑ п. 3 ст. 1286 «Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения» гл. 70 «Авторское право» ГК РФ
  5. ↑ Добрецов Сергей Александрович Юридические аспекты приобретения неисключительных прав (неисключительной лицензии) на использование программного обеспечения. (рус.). ВИСТ СПб (02.02.2010). Архивировано из первоисточника 10 апреля 2012. Проверено 9 октября 2010.
  6. ↑ Добрецов Сергей Александрович Ответственность за нарушение авторских и смежных прав при использовании нелицензионного программного обеспечения. (рус.). ВИСТ СПб (04.02.2010). Архивировано из первоисточника 10 апреля 2012. Проверено 9 октября 2010.

Гражданско-правовые договоры
Сделка • Недействительность сделки • Договор • Оферта • Акцепт • Квазиконтракт
по передаче имущества
в собственность
купли-продажи (розничной • поставки • поставки для государственных и муниципальных нужд • контрактации • энергоснабжения • продажи недвижимости • продажи предприятия) • мены • дарения • ренты (постоянной • пожизненной • пожизненного содержания с иждивением) • приватизации жилья
по передаче имущества
в пользование
аренды (транспортных средств • предприятия • зданий и сооружений • проката • лизинга) • найма жилого помещения • ссуды
по выполнению работ подряда (бытового • строительного • на выполнение проектных и изыскательских работ • на выполнение работ для государственных и муниципальных нужд) • участия в долевом строительстве • НИОКР
об оказании услуг
фактические возмездного оказания услуг • хранения • перевозки (фрахтования) • транспортной экспедиции • доверительного управления имуществом
юридические поручения • комиссии • агентский
финансовые факторинга • займа • кредитный • банковского вклада • банковского счёта • страхования • обязательства по безналичным расчётам (платёжное поручение • аккредитив • инкассо • чек)
по реализации результатов
интеллектуальной деятельности
отчуждения исключительных прав • лицензионный • авторский • коммерческой концессии
о совместной деятельности простого товарищества • учредительный • об учреждении общества с ограниченной ответственностью • о создании акционерного общества
иные действие в чужом интересе без поручения • уступки права требования • о залоге (ипотеке) • сделка РЕПО • внешнеторговый • о разделе продукции

Записи созданы 2145

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх